Enligt 5 kap 20 § varumärkeslagen:

Skälet till att ersätta en svensk varumärkesregistrering med en internationell är ofta att hanteringen av varumärkesrättigheterna sköts genom en myndighet.

När är replacement möjligt?

En förutsättning är att det finns en svensk varumärkesregistrering med samma innehavare och med tidigare ansökningsdatum än den internationella registreringen.

Alla varor som omfattas av den svenska registreringen ska ingå i varuförteckningen för den internationella varumärkesregistreringen. Av det följer att den internationella registrering kan vara bredare i sitt skyddsomfång. Då blir replacement utsträckt till de varor som den nationella registreringen avser. Vad gäller om den internationella registreringen är smalare i sitt skyddsomfång?

I och med de ändringar som skett i regel 21 i tillämpningsföreskrifterna till Madridprotokollet får den internationella registreringen vara smalare. Det innebär att partiellt replacement är tillåtet.

Till regulations på WIPO

Ett exempel: 

Den svenska registreringen gäller för klass 18 väskor och klass 25, kläder, fotbeklädnader och huvudbonader. Den internationella registreringen avser kläder i klass 25. Då antecknar PRV ett replacement med avseende på kläder klass 25 i varumärkesregistret.

För enskilda varor kan det se ut som följer:

Den svenska registreringen gäller för byxor i klass 25. Den internationella registreringen avser jeans i klass 25. Då ersätter den internationella registreringen den svenska registreringen med jeans, i klass 25.

Påverkas rättighetsdatum?

Den eventuella prioritet och det ansökningsdatum som den tidigare nationella registreringen har tas över av den internationella registreringen.

Den nationella registreringen kvarstår i PRV:s register så länge den förnyas. Kom ihåg att förnya den internationella registreringen och basregistreringen när det är tid för det. Den internationella registreringen är beroende av basregistreringen inom en period av fem år. Detta gäller utländska basregistreringar som är grund för internationell designering via WIPO till Sverige där de blivit godkända internationella registreringar. 

Hur granskar PRV anteckningen av replacement?

Att både det nationella varumärket och den internationella designeringen till Sverige är giltiga är en förutsättning för replacement. Därför granskas rättigheterna materiellt, förutom att de formella förutsättningarna för anteckningen prövas.

Hur ansöker man?

Replacement kan begäras så snart Sverige designerats med den internationella registreringen.

Replacement begär du hos PRV. Det finns inte något formellt ansökningsformulär. PRV meddelar WIPO att replacement genomförts.

Se PRV:s avgiftslista

Enligt 5 kap 22 § varumärkeslagen:

Skälet för att utföra detta brukar vara att bibehålla ett skydd i ett land där det inte finns något hinder för att göra det. Inom 5 år från den internationella registreringens registreringsdatum finns ett beroendeförhållande mellan den och basregistreringen. Upphör basregistreringen att gälla helt eller delvis så upphör den internationella registreringen i motsvarande mån. Det brukar kallas att en "central attack" sker när basen angrips och upphör att gälla. Skälet för att utföra transformation brukar vara att bibehålla ett skydd i ett land där det inte finns något hinder för att göra det.

När är transformation möjlig?

Du kan ansöka om transformation hos PRV inom tre månader från att WIPO har registrerat att den internationella varumärkesregistreringen upphört. Det är endast till följd av ett sådant beslut som en transformation kan genomföras. Endast innehavaren eller ett ombud kan begära åtgärden.

Transformation kan ansökas för de varor eller tjänster som omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige, det vill säga det är de varor eller tjänster som den upphör med som kan omfattas av en omvandling till en svensk varumärkesansökan.

Påverkas rättighetsdatum?

Eventuella prioriteter från den internationella registreringen förs över till den nationella ansökan. Registreringsdatumet från den internationella registreringen blir ansökningsdatum för den nationella ansökan.

Hur granskar PRV transformation?

Den omvandlade nationella ansökan granskas på samma sätt som en svensk varumärkesansökan vid PRV. Under förutsättning att transformation söks innan den internationella registreringen är godkänd i Sverige. Är den internationella registreringen godkänd och i laga kraft i Sverige gör PRV ingen prövning av absoluta eller relativa hinder.  Detta eftersom en sådan registreringen redan har blivit prövad för de hindren. Däremot granskas den nationella ansökan med avseende på formella brister.

Hur ansöker man?

Det finns inte något formellt ansökningsformulär utan begäran ska skickas in till PRV. Du bör skicka med uppgifter om det beslut som ligger till grund den internationella registreringens upphörande. Du ska översätta varuförteckningen till svenska till den delen som upphört att gälla genom en ”central attack” i basregistreringens ursprungsland. PRV:s avgift för handläggningen är densamma som grundavgiften för en nationell pappersansökan. För varje klass utöver den första utgår även samma avgift som för pappersansökningar.

Enligt artiklarna 202-206 och 139-141, EU-varumärkesförordningen 2017/1001 av den 14 juni 2017:

Omvandling är användbart när ett EU-varumärke endast möter registreringsproblem i ett eller några få länder. Grunden till registreringsproblemen kan vara bristande särskiljningsförmåga, eller en invändning baserad på äldre rätt i det aktuella landet. Då kan EU-varumärket omvandlas till individuella, nationella ansökningar i länder som inte påverkas av registreringshindren.

När är conversion möjligt?

Omvandling är möjligt när EUIPO eller varumärkesdomstolarna ogiltigförklarat en internationell registrering designerad EU och beslutet finns i WIPO:s internationella register. Det är också möjligt om registreringen har återkallats, avslagits eller inte förnyats. Omvandling kan inte ske om den internationella registreringen upphävs på grund av underlåten användning. I allmänhet kan omvandling ske till alla EU-länder och länder i Madridunionen, och för de varor eller tjänster som beslutet om upphävande gäller. Så kallad "opting back" är bara möjligt om den internationella registreringen också förnyats korrekt. Omvandling kan inte ske till det land för vilket EUIPO eller varumärkesdomstolarna i EU meddelat avslag som utesluter giltighet just där.Till exempel:

• Om ett beslut angående bristande särskiljningsförmåga för en engelskspråkig kundkrets anförts kan omvandling inte ske till Storbritannien, Irland och Malta.

• En internationell registrering som designerats EU och upphävts på grund av ett nationellt varumärke kan inte omvandlas i det landet. Det är alltså EUIPO som kommer att avvisa omvandlingen i dessa fall.

Påverkas rättighetsdatum?

Vid omvandling till en nationell ansökan gäller registreringsdatum för den internationella registreringen som nationellt ansökningsdatum. Prioriteter övertas. Vid omvandling till en efterföljande designering gäller det datum då WIPO antecknade den ursprungliga designeringen av EU i sitt register.

När och hur ansöker man?

Tidsfristen för att omvandla är tre månader. Den börjar gälla från den dag kontorets beslut eller domen från domstolen vinner laga kraft. Du ansöker till EUIPO. Blanketten heter "ansökningsblankett för omvandling av internationell registrering som designerar EU". WIPO:s blankett MM16 kan även användas vid så kallad "opting-back" inom Madridunionen. För avgifter, se EUIPO och WIPO. Avgiften ska betalas inom de tre månaderna.EUIPO (extern webbplats)WIPO (extern webbplats)