Internationell registrering – byta ut eller omvandla

Här har vi samlat information om ett antal specialfall när det gäller internationella registreringar.

På denna sida hittar du information om vad du ska göra om du vill:

  • ersätta en i Sverige gällande nationell registrering med en i Sverige gällande internationell registrering (Replacement)
  • omvandla en i Sverige gällande internationell registrering till en nationell svensk varumärkesansökan/-registrering (Transformation)
  • omvandla en internationell registrering som designerats EU och nekats skydd där till sin helhet eller av viss del, till en efterföljande designering (subsequent designation) eller en nationell varumärkesansökan, direkt till något eller några EU-länder (conversion resulting in a subsequent designation or national application). Denna möjlighet, att åter välja en eller flera medlemmar i Madridprotokollet genom en efterföljande designering, eller en eller flera EU-medlemmar genom en varumärkesansökan, kallas "opting-back".

Replacement

Enligt 5 kap 20 § varumärkeslagen

Skälet för att vilja att ersätta den svenska varumärkesregistreringen med en internationell registrering brukar vara att i största möjliga utsträckning få en central hantering av sina varumärkesrättigheter och en myndighet (d.v.s. WIPO, World Intellectual Property Organisation) att sköta sin varumärkesportfölj genom.

En förutsättning för replacement är att det finns en svensk varumärkesregistrering med samma innehavare och med tidigare ansökningsdatum, än den i Sverige befintliga och sedermera godkända internationella registreringen.

Alla varor som omfattas av den svenska registreringen ska ingå i förteckningen över de varor som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen.

Ett exempel: Den svenska registreringen gäller för byxor i klass 25, och den internationella registreringen avser jeans i klass 25. Då ersätter den internationella registreringen den svenska registreringen med jeans, i klass 25. Den internationella registreringen kan inte ha ett smalare skyddsomfång än den nationella registreringen. Positionerna i varuförteckningen ska minst till sin innebörd motsvara varandra. Den nationella registreringen kvarstår i PRV:s register så länge den förnyas.

Replacement kan begäras så snart Sverige designerats med den internationella registreringen. Den eventuella prioritet och det ansökningsdatum som den tidigare nationella registreringen har tas över av den internationella registreringen.

Replacement begär du hos PRV. Det finns inte något formellt ansökningsformulär. PRV:s avgift är 1400 kr. PRV meddelar WIPO att replacement genomförts. Kom ihåg att förnya den internationella registreringen och basregistreringen när det är tid för det, eftersom den internationella registreringen är beroende av basregistreringen inom en period av fem år.

Transformation

Enligt 5 kap 22 § varumärkeslagen

Skälet för att utföra detta brukar vara att bibehålla ett skydd i ett land där det inte finns något hinder för att göra det. Inom 5 år från den internationella registreringens registreringsdatum finns ett beroendeförhållande mellan den och basregistreringen. Upphör basregistreringen att gälla helt eller delvis så upphör den internationella registreringen i motsvarande mån. Det brukar kallas att en "central attack" sker när basen angrips och upphör att gälla.

  • Transformation kan ansökas om hos PRV inom tre månader från det att myndighetsbeslutet om att den internationella varumärkesregistreringen upphört har registrerats hos WIPO. Det är endast till följd av ett sådant beslut som en transformation kan genomföras. Endast innehavaren eller ett ombud kan begära åtgärden.
  • Transformation kan ansökas för de varor och tjänster som omfattades av den internationella registreringens verkan i Sverige, d.v.s. det är de varor och tjänster som den upphör med som kan omfattas av en omvandling till en svensk varumärkesansökan.
  • Eventuella prioriteter från den internationella registreringen förs över till den nationella ansökan. Registreringsdatumet från den internationella registreringen blir ansökningsdatum för den nationella ansökan.
  • Den omvandlade nationella ansökan granskas sedan på samma sätt som en svensk varumärkesansökan vid PRV.

Det finns inte något formellt ansökningsformulär utan begäran ska skickas in till PRV. Du bör skicka med uppgifter om det beslut som ligger till grund den internationella registreringens upphörande. PRV:s avgift för handläggningen är densamma som grundavgiften för en nationell "pappersansökan". För varje klass utöver den första utgår även samma avgift som för "pappersansökningar".

Specialfallen conversion resulting in a subsequent designation or national application

Enligt artiklarna 202-206 och 139-141 EU-varumärkesförordningen 2017/1001 av den 14 juni 2017

Omvandling kan vara användbart när ett EU-varumärke endast möter registreringsproblem i ett land eller vissa länder på grund av bristande särskiljningsförmåga, eller på grund av en invändning baserad på en äldre rätt i ett land eller vissa länder. Då kan EU-varumärket omvandlas till individuella, nationella ansökningar i länder som inte påverkas av registreringshindren.

Omvandling är möjligt när EUIPO eller varumärkesdomstolarna har ogiltigförklarat en internationell registrering designerad EU och beslutet om ogiltighet har registrerats i WIPO:s internationella register. Så kallad "opting back" är bara möjligt om den internationella registreringen också förnyats korrekt.

Omvandling kan inte ske om den internationella registreringen upphävs på grund av underlåten användning. I allmänhet kan omvandling ske till alla EU-länder och länder i Madridunionen, och för de varor och tjänster som beslutet om upphävande gäller.

Omvandling kan inte ske till det land för vilket EUIPO eller varumärkesdomstolarna i EU meddelat avslag som utesluter giltighet just där.

Till exempel: Om ett beslut angående bristande särskiljningsförmåga för en engelskspråkig kundkrets anförts kan omvandling inte ske till Storbritannien, Irland och Malta.

Om en internationell registrering som designerats EU har upphävts på grund av ett nationellt varumärke, kan omvandling inte ske till just den medlemsstaten. Det är alltså EUIPO som kommer att avvisa omvandlingen i dessa fall.

Vid omvandling till en nationell ansökan så gäller registreringsdatum för den internationella registreringen som nationellt ansökningsdatum. Prioriteter övertas. Vid omvandling till en efterföljande designering gäller det datum då anteckning skedde i WIPO:s register av den ursprungliga designeringen av EU.

Tidsfristen för att omvandla är tre månader. Den börjar gälla från den dag kontorets beslut eller domen från domstolen vinner laga kraft. Du ansöker till EUIPO. Blanketten heter "ansökningsblankett för omvandling av internationell registrering som designerar EU". WIPO:s blankett MM16 kan även användas vid så kallad "opting-back" inom Madridunionen. För avgifter, se EUIPO och WIPO. Avgiften ska betalas inom de tre månaderna.

EUIPO (extern webbplats)

WIPO (extern webbplats)

Läs mer

Riktlinjer för varumärken och formgivningar, EUIPO (extern webbplats)
(Titta i del E  Registrationer, avsnitt 2 Omvandling)

Guide to the International Registration of Marks, WIPO (extern webbplats)
(Titta i Part B Chapter II B.43.01)